近期，國(guó)際商會(huì)（ICC）旗艦政策產(chǎn)品第14版《國(guó)際商會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)指南》正式發(fā)布。本指南共包括“知識(shí)產(chǎn)權(quán)基本知識(shí)”“用知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造價(jià)值”“獲取知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)”“知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的執(zhí)行”“知識(shí)產(chǎn)權(quán)與其他政策領(lǐng)域的互動(dòng)”等五部分共18章內(nèi)容。鑒于篇幅較長(zhǎng)，將采用連載方式刊登全文。如需獲取指南中英文完整版，請(qǐng)點(diǎn)擊下方“閱讀原文”下載。

一、用知識(shí)產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造價(jià)值

管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)

背景

管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的對(duì)于企業(yè)來說是重要的。為了從其對(duì)創(chuàng)造性活動(dòng)（從研究到包裝設(shè)計(jì)和廣告）的投資中獲得優(yōu)厚的回報(bào)，企業(yè)需要戰(zhàn)略性地做到以下幾點(diǎn)：（i）獲取知識(shí)產(chǎn)權(quán)，（ii）監(jiān)測(cè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（以在他們推出新產(chǎn)品或服務(wù)時(shí)降低被起訴的風(fēng)險(xiǎn)或減少支付許可費(fèi)用的需要），以及（iii）在與供應(yīng)商、客戶和合作伙伴合作時(shí)確保其知識(shí)產(chǎn)權(quán)利益。在某些情況下，企業(yè)可能會(huì)從許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)中獲得可觀的收入。企業(yè)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)向投資者表明其價(jià)值，并且可能吸引第三方的大量投資，尤其是以初創(chuàng)企業(yè)的種子融資形式。

從歷史上看，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體的大型公司為其知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略付出了巨大努力。不幸的是，一些中小型公司（SEM）—甚至位于某些知識(shí)產(chǎn)權(quán)經(jīng)驗(yàn)較少國(guó)家的大型企業(yè)—可能缺乏對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的基本了解，而知識(shí)產(chǎn)權(quán)法是知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略管理的前提。

現(xiàn)狀

知識(shí)產(chǎn)權(quán)法與所有商法一樣，必須與每個(gè)企業(yè)的戰(zhàn)略商業(yè)目標(biāo)相聯(lián)系。它是一個(gè)異常復(fù)雜的法律領(lǐng)域，“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”一詞本身具有欺騙性，這個(gè)短語涵蓋的各種權(quán)利不存在統(tǒng)一性。專利、商標(biāo)、著作權(quán)、保密信息法（商業(yè)秘密、技術(shù)訣竅）以及其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)法具有不同的公共政策基礎(chǔ)和極大的差異性特征。因此，沒有一家企業(yè)可以擁有統(tǒng)一的知識(shí)產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，除非企業(yè)僅僅關(guān)注對(duì)其智力創(chuàng)造的多種保護(hù)形式中的一種。

在最高層面，企業(yè)（一旦同意以上觀點(diǎn)）可能需要在以下方面作出決定：

專利：管理者需要了解的關(guān)鍵點(diǎn)是（i）申請(qǐng)專利費(fèi)用很高，以及（ii）由于專利法中的新穎性要求，在技術(shù)研究完成后必須盡快決定是否提出第一個(gè)“優(yōu)先權(quán)”專利申請(qǐng)，并且對(duì)于某些行業(yè)部門，是在可以準(zhǔn)確評(píng)估其商業(yè)成功前景之前決定。此外，一般在優(yōu)先權(quán)日后的30個(gè)月內(nèi)[1]，通常也就是在可以準(zhǔn)確評(píng)估其商業(yè)成功前景之前，必須做出關(guān)于要尋求保護(hù)的國(guó)家范圍的昂貴決定。這就意味著必須采用統(tǒng)計(jì)方法，且有一些花在專利上的資金因此會(huì)被證明是無用的，將需要通過被證明在商業(yè)上成功的產(chǎn)品來彌補(bǔ)。

通過商標(biāo)法和其他方式進(jìn)行品牌化和相關(guān)品牌保護(hù)：在一體化品牌，即以一個(gè)企業(yè)品牌為主、由描述性名稱或代碼為輔，以及主要基于單個(gè)產(chǎn)品命名品牌之間作出關(guān)鍵選擇。例如，維珍（Virgin）和寶馬（BMW）對(duì)維珍移動(dòng)和寶馬530i等采用了第一種方式，而大多數(shù)酒精飲料和糖果的制造商采用第二種方式，如Smirnoff等屬于帝亞吉?dú)W（Diageo），KitKat等屬于雀巢（Nestlé）。盡管每個(gè)境內(nèi)的保護(hù)成本低于專利，但與專利申請(qǐng)一樣，需要慎重考慮選擇保護(hù)品牌的國(guó)家。

信息安全：非法行為人對(duì)技術(shù)和商業(yè)信息的訪問可能會(huì)對(duì)企業(yè)造成嚴(yán)重?fù)p害?，F(xiàn)在因?yàn)榇蠖鄶?shù)信息是以電子形式而非在紙上記錄的，將比以往更有可能造成損害。如果要防止專業(yè)黑客的攻擊，則需要高水平的IT專業(yè)知識(shí)。此外，基本的預(yù)防措施也很重要：關(guān)于信息分類和處理的規(guī)則就很有價(jià)值，比如，可以指導(dǎo)員工不要在公共互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)送未加密但已歸類為敏感級(jí)別的信息；可以通過隔離服務(wù)器用戶和阻止USB端口等措施防范員工的不當(dāng)行為。

與供應(yīng)商、客戶和合作伙伴合作中，技術(shù)，藝術(shù)品，軟件或數(shù)據(jù)需要從任何一方轉(zhuǎn)移到另一方時(shí)：在合作開始前，一方可能擁有相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（其“背景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”），或在合作進(jìn)行中，一方可能產(chǎn)生相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)（其“前景知識(shí)產(chǎn)權(quán)”）?；谧约核鶕碛械谋尘昂颓熬爸R(shí)產(chǎn)權(quán)，各方必須慎重考慮其能夠授予其他方的許可，以及必須從其他方獲得的許可，并據(jù)此協(xié)商合同。員工必須小心不要將所涉項(xiàng)目中不必要的信息傳遞給其他方。傳遞的信息應(yīng)做出標(biāo)記，以表明其來源并提醒接收人其使用受合同限制。專利背景技術(shù)在被披露之前通常是非常有效的。眾所周知的最優(yōu)實(shí)踐還包括以下內(nèi)容：（i）即使在小額合同，尤其是探索性合同中，即企業(yè)通過另一家企業(yè)產(chǎn)生知識(shí)產(chǎn)權(quán)，應(yīng)仔細(xì)注意知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款，因?yàn)槿绻献鞒晒Γ敲幢尘爸R(shí)產(chǎn)權(quán)和前景知識(shí)產(chǎn)權(quán)可能具有根本的重要性；（ii）呼吁“開放創(chuàng)新”并不意味著技術(shù)數(shù)據(jù)不受控的流動(dòng)及發(fā)明不申請(qǐng)專利權(quán)。

在一些商業(yè)部門/領(lǐng)域，對(duì)專利主張實(shí)體（“PAE”，也稱之為非實(shí)施實(shí)體或“NPE”和“專利流氓”）的應(yīng)對(duì)可能成問題。

以下為許可的范圍：（i）許可其知識(shí)產(chǎn)權(quán)可以在不損害制造和銷售產(chǎn)品和服務(wù)的核心業(yè)務(wù)的情況下產(chǎn)生額外的收入，以及（ii）專利的交叉許可是實(shí)現(xiàn)自由運(yùn)營(yíng)的手段。典型的是，（i）在制藥行業(yè)相對(duì)不重要，在制造昂貴的或難以運(yùn)輸?shù)漠a(chǎn)品中相對(duì)重要，（ii）在信息和通信技術(shù)部門相對(duì)重要，尤其是與標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)時(shí)（見A.II.2.2部分）。

為了實(shí)現(xiàn)其戰(zhàn)略目標(biāo)，公司的決策者需要：

了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)法的基礎(chǔ)知識(shí)；和

聘請(qǐng)或咨詢高素質(zhì)的專業(yè)法律顧問，他們可以參與其特定的業(yè)務(wù)模式，并提供適當(dāng)?shù)姆梢庖姟?/p>

未來展望

目前正在提升經(jīng)濟(jì)價(jià)值鏈的國(guó)家中的企業(yè)會(huì)越來越需要了解知識(shí)產(chǎn)權(quán)法和管理知識(shí)產(chǎn)權(quán)。

許多國(guó)家的政府已在爭(zhēng)取提高人們對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)作用的認(rèn)識(shí)，但這些努力經(jīng)常過分側(cè)重于權(quán)利登記，并沒有將知識(shí)產(chǎn)權(quán)與業(yè)務(wù)戰(zhàn)略充分結(jié)合。

知識(shí)產(chǎn)權(quán)的交易和估值是企業(yè)應(yīng)注意的不斷增長(zhǎng)的活動(dòng)領(lǐng)域（見A.III知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的估值和貨幣化部分）。

國(guó)際商會(huì)的貢獻(xiàn)

國(guó)際商會(huì)創(chuàng)新與知識(shí)產(chǎn)權(quán)研究系列討論了知識(shí)產(chǎn)權(quán)與知識(shí)產(chǎn)權(quán)管理在創(chuàng)新過程中的作用：對(duì)于中小企業(yè)而言，在開放創(chuàng)新的背景下，涉及商業(yè)秘密、技術(shù)轉(zhuǎn)讓交易和漸進(jìn)性創(chuàng)新[2]。

國(guó)際商會(huì)積極推動(dòng)知識(shí)產(chǎn)權(quán)作為商業(yè)工具。出版物、活動(dòng)和政策宣傳都是國(guó)際商務(wù)參與的一部分，以幫助企業(yè)為了自身發(fā)展和整個(gè)社會(huì)的福祉而更好地利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)制度[3]。

二、許可

一般問題

背景

知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利持續(xù)作為企業(yè)資產(chǎn)的一部分在世界各地增長(zhǎng)，包含對(duì)此種權(quán)利進(jìn)行許可的商業(yè)交易（無論是作為許可人還是被許可人）也越來越普遍。在一些行業(yè)，如娛樂和媒體業(yè)，它們是業(yè)務(wù)活動(dòng)和商業(yè)的核心。許可也是轉(zhuǎn)讓技術(shù)和技術(shù)訣竅以及傳播創(chuàng)意作品的重要渠道。

盡管有所增長(zhǎng)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可存在的危險(xiǎn)對(duì)企業(yè)來說或許并不明顯，特別是當(dāng)許可交易涉及多個(gè)法域或不同類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利時(shí)。不同的法域有不同的法律，每個(gè)單獨(dú)許可均需考慮，不同類型的知識(shí)產(chǎn)權(quán)涉及不同的法律，也可能影響知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利項(xiàng)下的任何許可條款。

現(xiàn)狀

作為一般事項(xiàng)，合同法原則應(yīng)適用于知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議，包括特定國(guó)家的法律，例如美國(guó)法律涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的《統(tǒng)一商業(yè)法典》，以及國(guó)際法，例如《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物銷售合同公約》（CISG），涉及該公約簽署國(guó)企業(yè)之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。此外，許多專門的知識(shí)產(chǎn)權(quán)國(guó)際法律、規(guī)則和條例可能間接的或通過國(guó)家法律適用，例如WIPO頒布的規(guī)則《巴黎公約》、《北美自由貿(mào)易協(xié)定》、《關(guān)貿(mào)總協(xié)定》、《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》或一些區(qū)域法律，如《歐盟商標(biāo)指令》（2015/2436）和《歐盟商標(biāo)法規(guī)》（2018/625）。但是，這些法律、規(guī)則和條例的適用范圍可能因法域而異，也同許可合同是在普通法法域或大陸法法域的范圍內(nèi)實(shí)施相關(guān)。無論如何應(yīng)用單項(xiàng)法律，以下是知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可當(dāng)事方或潛在的當(dāng)事方在簽訂知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議之前可能面臨并應(yīng)仔細(xì)評(píng)估的一些注意事項(xiàng)。

a)      總體考慮

各方身份：對(duì)于任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可，一個(gè)看似明顯但至關(guān)重要的考慮是確定協(xié)議各方身份，特別是在當(dāng)事方是一個(gè)具有復(fù)雜的公司結(jié)構(gòu)的實(shí)體時(shí)。盡職調(diào)查對(duì)于確定相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)所有人、相關(guān)權(quán)利行使方、相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)注冊(cè)人以及第三方（無論是否為關(guān)聯(lián)公司）是否具有可以影響許可條款的權(quán)利等問題方面至關(guān)重要。預(yù)先解決這些問題，可以確保各方能夠按照預(yù)期的方式授予知識(shí)產(chǎn)權(quán)，不受干擾且不會(huì)出現(xiàn)意外的結(jié)果。

適用法律：大多數(shù)法域?yàn)榉蛇x擇條款規(guī)定留有余地，允許知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的當(dāng)事各方選擇協(xié)議的適用法律，管轄該協(xié)議和當(dāng)事人在協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)。然而，當(dāng)事方仍然需要注意適用法律所在法域存在的不能被合同所放棄或規(guī)避的強(qiáng)制性法律，例如當(dāng)?shù)氐南M(fèi)者保護(hù)法、反壟斷和反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，以及稅收政策。此外，合同當(dāng)事方必須確認(rèn)相關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利可以在相關(guān)的法域得到保護(hù)，并查明其注冊(cè)規(guī)則。

權(quán)利范圍：任何知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的重要商業(yè)條款之一是被許可人可以在多大范圍使用被許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利。當(dāng)事方必須確定被許可人是否有權(quán)使用本發(fā)明的全部范圍或商標(biāo)所指定的全部商品和服務(wù)類別，或只有這些權(quán)利的一部分。是否有任何領(lǐng)土限制或分許可權(quán)？如果許可人打算對(duì)被許可的知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利施加一些限制，認(rèn)真地起草授權(quán)許可至關(guān)重要，特別是因?yàn)樵S多限制在一些法域會(huì)導(dǎo)致反壟斷和其他反競(jìng)爭(zhēng)方面的問題。競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議通常會(huì)受到比非競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手之間的協(xié)議更加嚴(yán)格的審查，所以對(duì)當(dāng)事各方的經(jīng)營(yíng)范圍和專業(yè)知識(shí)的細(xì)致描述可能有助于許可協(xié)議通過審查。

陳述和保證：知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議的條款應(yīng)包括具體的陳述和保證，包括針對(duì)被許可知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的具體聲明和保證，例如所有權(quán)、全部權(quán)利等，但是這些條款不能替代協(xié)議簽署前的全面盡職調(diào)查。與此類條款相關(guān)的是，當(dāng)事方應(yīng)協(xié)商任何賠償條款和責(zé)任限制條款，以及實(shí)施和保護(hù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的責(zé)任和義務(wù)，并遵守任何政府法規(guī)或注冊(cè)要求。應(yīng)當(dāng)考慮到的關(guān)鍵問題是，開始時(shí)就對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分配，而不是等待爭(zhēng)議發(fā)生。

許可協(xié)議登記：不同的法域?qū)χR(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議本身（與實(shí)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利分開）是否必須登記存在不同規(guī)定，通常取決于所涉知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的類型。一些法域可能會(huì)審查許可的某些條款以確保合規(guī)。登記也可能會(huì)有一些特別的益處。即使沒有法律要求，許可協(xié)議可以例如要求在專利商標(biāo)局登記才能對(duì)第三方產(chǎn)生效力，允許將許可費(fèi)匯往國(guó)外，或允許支付為許可費(fèi)的金額享受減免稅款。因此，協(xié)議當(dāng)事方應(yīng)考慮是否對(duì)許可協(xié)議進(jìn)行登記，以及誰負(fù)責(zé)確保此類登記。

期限和終止：協(xié)議當(dāng)事方應(yīng)當(dāng)慎重考慮知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議的時(shí)限和與協(xié)議的終止相關(guān)的條款。如果協(xié)議非因期滿或依據(jù)規(guī)定條款而終止，那將非常復(fù)雜。協(xié)議當(dāng)事方是否愿意同意隨意終止協(xié)議，還是只能在某種原因下終止？協(xié)議終止后協(xié)議當(dāng)事方各自的義務(wù)是什么，是否包括交還保密信息和任何處理期限？當(dāng)?shù)胤梢部赡芤筇囟ǖ耐ㄖ谙?，或要求合同期限不得超過知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的登記期限。提前對(duì)這些權(quán)利和義務(wù)進(jìn)行談判可以消除或至少減少在終止許可協(xié)議時(shí)經(jīng)常出現(xiàn)的爭(zhēng)議。

b)       針對(duì)專利和技術(shù)訣竅的特別考慮

授權(quán)范圍：除上述使用范圍和領(lǐng)土范圍問題外，專利許可協(xié)議當(dāng)事方可能會(huì)希望進(jìn)一步將許可范圍按照依據(jù)相關(guān)法域的專利法規(guī)定授予的各項(xiàng)權(quán)利進(jìn)行劃分。例如，美國(guó)專利法與許多其他法域一樣，授予專利所有人制造、使用和銷售專利發(fā)明的專有權(quán)。專利許可人可能僅希望授予一名被許可人制造或生產(chǎn)專利發(fā)明的專有權(quán)，同時(shí)授予另一被許可人在商業(yè)流程中進(jìn)一步分銷或銷售發(fā)明的專有權(quán)，如作為零售商或最終用戶。在許多情況下，專利許可協(xié)議也將涵蓋超出專利發(fā)明范圍的秘密技術(shù)信息。這種技術(shù)訣竅的許可應(yīng)特別限定被許可人接觸、使用信息及披露的方式和對(duì)許可的保密義務(wù)以及許可的期限。

交叉許可：對(duì)于一些獲得專利的發(fā)明可能有在該發(fā)明更廣泛領(lǐng)域的不同方面進(jìn)行交叉許可的機(jī)會(huì)，其中每一方向另一方授予專利許可，從而有效地允許雙方組合資源以利用專利技術(shù)的全部領(lǐng)域。交叉許可的安排可能和專利池的創(chuàng)建相關(guān)，在這些專利池中，多個(gè)專利所有人將覆蓋某領(lǐng)域的相關(guān)專利放在一起，互相之間進(jìn)行許可或向其他參與者進(jìn)行許可。當(dāng)事方需要對(duì)交叉許可是排他性的還是非排他性的持謹(jǐn)慎態(tài)度。排他交叉許可會(huì)產(chǎn)生更大的來自政府機(jī)構(gòu)的反壟斷或其他反競(jìng)爭(zhēng)審查的風(fēng)險(xiǎn)，或受到被排除在交叉許可之外的其他潛在競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的挑戰(zhàn)。事實(shí)上，在某些法域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的排他交叉許可是被禁止的。

搭售：專利所有人/許可人經(jīng)常嘗試將發(fā)明專利許可同外圍的或相關(guān)的項(xiàng)目（不在專利范圍之內(nèi)）搭售。許可人也可以嘗試搭售負(fù)責(zé)任義務(wù)，即要求不要制造或銷售與本發(fā)明有關(guān)的物品。同專利池一樣，搭售不一定是反競(jìng)爭(zhēng)或不允許的，但這種安排往往會(huì)引起更多的審查，并且在很大程度上取決于協(xié)議當(dāng)事方的相對(duì)市場(chǎng)力量。在某些法域，無論市場(chǎng)力量如何，負(fù)面的搭售是絕對(duì)禁止的。

強(qiáng)制許可：在某些國(guó)家，專利所有人和潛在的許可人面臨著違反專利所有人的意愿、由政府機(jī)關(guān)授予發(fā)明強(qiáng)制許可的可能性。一般情況下，強(qiáng)制許可不得被允許或授予給直接競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。然而，有意實(shí)施其專利的專利所有人可能希望在談判或訴訟時(shí)考慮強(qiáng)制許可的風(fēng)險(xiǎn)，因?yàn)樽栽冈S可比強(qiáng)制許可更能讓當(dāng)事人對(duì)持續(xù)的協(xié)議關(guān)系具有控制權(quán)。

技術(shù)訣竅/商業(yè)秘密：雖然對(duì)于是否能把商業(yè)秘密描述為“知識(shí)產(chǎn)權(quán)”的法律理論有所不同（關(guān)于此問題見本指南的“商業(yè)秘密”部分），但商業(yè)秘密許可協(xié)議原則上遵循知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議的規(guī)則。在實(shí)踐中，專利許可協(xié)議和技術(shù)訣竅許可協(xié)議往往結(jié)合在一起，其中被許可的標(biāo)的物部分是專利，部分是作為商業(yè)秘密保護(hù)。商業(yè)秘密的一個(gè)獨(dú)特且顯著的特征是，商業(yè)秘密的存在取決于所涉信息的保密性。這也有法律方面的意義，通常，只有當(dāng)合法支配信息的人對(duì)該信息采取了具體情況所需的合理措施以保密時(shí)，商業(yè)秘密法律制度才會(huì)提供保護(hù)，正如《與貿(mào)易有關(guān)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)協(xié)議》第39條規(guī)定的那樣。在許可背景下這意味著，取決于根據(jù)許可協(xié)議要共享的信息性質(zhì)及信息意外披露的實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)，許可人應(yīng)考慮對(duì)被許可人采取具體措施以維持信息的保密性，及可能要保留驗(yàn)證權(quán)。在相關(guān)情況下，許可人還可考慮明確禁止被許可人對(duì)根據(jù)許可制造的機(jī)器等進(jìn)行逆向工程，要知道除非另有約定，在大多數(shù)法域中，逆向工程是允許的獲取商業(yè)秘密的途徑。

由行業(yè)/大學(xué)合作伙伴關(guān)系產(chǎn)生的轉(zhuǎn)讓或許可協(xié)議：促進(jìn)創(chuàng)新的方法之一是利用公共研究機(jī)構(gòu)與企業(yè)之間的技術(shù)合作，從而通過轉(zhuǎn)讓或許可專利和相關(guān)技術(shù)訣竅的方法將政府和學(xué)術(shù)研究推向市場(chǎng)。這些合作伙伴關(guān)系往往會(huì)受到法律體系的鼓勵(lì)和促進(jìn)，法律體系確保了在合作伙伴關(guān)系期間有充分的知識(shí)產(chǎn)權(quán)保護(hù)及開發(fā)、許可或轉(zhuǎn)讓的權(quán)利。

c)        針對(duì)商標(biāo)的特別考慮

書面要求：不同的法域?qū)ι虡?biāo)許可協(xié)議是否需要有書面形式有不同的要求。例如，美國(guó)法律不需要任何書面協(xié)議，而某些歐洲國(guó)家則要求涵蓋注冊(cè)商標(biāo)的許可協(xié)議為書面形式并由許可人（不一定由被許可人）簽署，但未注冊(cè)商標(biāo)許可協(xié)議不需要書面形式。

質(zhì)量控制：雖然許多法域?qū)ι虡?biāo)許可協(xié)議中的質(zhì)量控制條款沒有明確的要求，但在某些國(guó)家（如美國(guó)），許可協(xié)議必須包括許可人的質(zhì)量控制權(quán)才能使得許可的授予生效。否則，作為“裸”許可，許可人將面臨失去商標(biāo)權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)而不僅僅是許可協(xié)議的問題。在這種情況下，被許可人和許可人都可能失去禁止未經(jīng)授權(quán)使用商標(biāo)的權(quán)利。質(zhì)量控制條款經(jīng)常需要在許可人控制其商標(biāo)的真實(shí)需求和被許可人希望避免商標(biāo)所有人過度侵入微觀管理的要求之間取得平衡。此外，協(xié)議當(dāng)事方必須考慮到反壟斷和反競(jìng)爭(zhēng)法，以及在雙方控制下缺陷產(chǎn)品可能產(chǎn)生的責(zé)任問題。

所有權(quán)和商譽(yù)：在許多國(guó)家，商標(biāo)象征著商標(biāo)所有人而不是被許可人開發(fā)和維護(hù)的商譽(yù)。然而，商標(biāo)許可協(xié)議的當(dāng)事方應(yīng)在協(xié)議中明確哪一方保留商標(biāo)所有權(quán)和許可使用的利益，特別是在許可使用商標(biāo)可能擴(kuò)大商標(biāo)在先使用所明確的商品或服務(wù)的范圍，或合同條款允許對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)分許可的情況下。

政策和實(shí)施：由于商標(biāo)所有人（許可人）通常受益于商譽(yù)和所有權(quán)，在大多數(shù)情況下，實(shí)施和政策義務(wù)也屬于許可人。但是，協(xié)議當(dāng)事方可能希望重新分配這些義務(wù)及其費(fèi)用，特別是在排他許可的情況下。無論在哪種情況下，要求另一方強(qiáng)制性協(xié)助的談判也是至關(guān)重要的，而且往往在對(duì)第三方提起訴訟或采取其他行動(dòng)時(shí)非常必要。

使用限制：與專利許可不同，在商標(biāo)許可中限制被許可人在某些商品或服務(wù)上使用商標(biāo)不會(huì)被作為反競(jìng)爭(zhēng)性行為進(jìn)行審查，特別是在需要質(zhì)量控制的法域。實(shí)際上，限制通常是必要的，是為了防止被許可人濫用或擴(kuò)大商標(biāo)的使用從而造成混淆，淡化被許可商標(biāo)或以其他方式使商標(biāo)無法受到保護(hù)。因此，這種限制符合公共利益，因此從競(jìng)爭(zhēng)的角度來看更可被接受。

終止：終止商標(biāo)許可協(xié)議可能比其他知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議更復(fù)雜。即使是最精心撰寫的終止條款，也可能被法院或政府機(jī)關(guān)廢止，特別是在破產(chǎn)的背景下，從而剝奪許可協(xié)議一方當(dāng)事人的權(quán)利。在除美國(guó)以外的許多法域，被許可人的利益不受法律保護(hù)，因此被許可人應(yīng)考慮在合同條款中增加這種風(fēng)險(xiǎn)，采取替代性措施保護(hù)其在許可下的權(quán)利，并同時(shí)考慮許可人的財(cái)務(wù)狀況。

d)       針對(duì)著作權(quán)的特別考慮

書面要求：與專利和商標(biāo)許可一樣，著作權(quán)許可對(duì)許可協(xié)議是否需要書面形式存在不同要求。大多數(shù)法域要求排他性的著作權(quán)許可是書面的，通常至少由許可人簽署。另一方面，非排他許可通常不需要采取書面形式，許多法域承認(rèn)開放和知識(shí)共享式許可[4]。幾乎沒有法域要求著作權(quán)許可在有關(guān)的版權(quán)局登記或注冊(cè)。所涉及的手續(xù)還取決于所涉許可是商業(yè)合同還是單方合同，單方合同在許多知識(shí)共享許可的情況下出現(xiàn)。

所有權(quán)：一般情況下，受著作權(quán)保護(hù)作品的作者或藝術(shù)家將保留作品的所有權(quán)，除非存在特殊情況，如職務(wù)作品或經(jīng)允許的轉(zhuǎn)讓，即存在向另一方轉(zhuǎn)讓所有權(quán)。協(xié)議當(dāng)事方應(yīng)特別注意當(dāng)?shù)胤珊驮S可條款對(duì)于委托作品和在雇傭期、宣傳期創(chuàng)作的作品以及由被許可人創(chuàng)作的其他衍生作品的規(guī)定，因?yàn)椴煌ㄓ蜃裱煌囊?guī)則。盡管美國(guó)以外的大部分法域承認(rèn)對(duì)作者和創(chuàng)作者提供某些保護(hù)的“精神權(quán)利”且此種權(quán)利不能被放棄，但如果協(xié)議當(dāng)事方認(rèn)真考慮并起草許可條款，通常都可以修改默認(rèn)的所有權(quán)規(guī)則。此外，由于某些法域需要對(duì)利潤(rùn)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分配以及需要共有人同意進(jìn)行共有的著作權(quán)轉(zhuǎn)讓或?qū)嵤?，還需要考慮針對(duì)受著作權(quán)保護(hù)的作品的共同所有權(quán)的影響。

許可費(fèi)共享：在某些法域，著作權(quán)所有人有權(quán)獲得自著作權(quán)許可或著作權(quán)作品出售中取得的全部費(fèi)用，無需考慮其他有貢獻(xiàn)的作者。在另一些法域，除非另有規(guī)定，一般推定認(rèn)為許可費(fèi)應(yīng)當(dāng)由所有作者共享，即使只有一個(gè)著作權(quán)所有人。同樣，許多法域承認(rèn)“首次銷售原則”（權(quán)利用盡），即出售一份受著作權(quán)保護(hù)的作品（授權(quán)副本）的物理副本消除了進(jìn)一步控制該授權(quán)作品的副本的分發(fā)或后續(xù)銷售的能力。

未來展望

如上所述，所標(biāo)記的許多問題因法域不同而不同，同時(shí)也因知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的類型、行業(yè)和業(yè)務(wù)類型或其他有關(guān)方面的不同而存在很大差異。國(guó)家司法管轄區(qū)可能會(huì)不時(shí)改變其針對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利、注冊(cè)要求和所有權(quán)義務(wù)的行為準(zhǔn)則，并對(duì)許可產(chǎn)生影響。例如，在整個(gè)歐盟實(shí)施的保護(hù)商業(yè)秘密不被非法獲取、使用和披露的《歐盟指令》（2016/943），及已生效的美國(guó)《保護(hù)商業(yè)秘密法案》[5]或《美國(guó)發(fā)明法（2012）》[6]?；蛟S，更為重要的是，其他法律領(lǐng)域的變化，如反壟斷法和其他競(jìng)爭(zhēng)法規(guī)，可能會(huì)以重要的方式影響知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可。因此，當(dāng)?shù)胤芍R(shí)對(duì)于國(guó)際知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可協(xié)議至關(guān)重要，對(duì)以前商定的知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的定期審查可能對(duì)確保遵守現(xiàn)行（和未來）法律法規(guī)是有價(jià)值的。

國(guó)際商會(huì)的貢獻(xiàn)

國(guó)際商會(huì)己經(jīng)編寫了一份研究論文《全球技術(shù)和知識(shí)流動(dòng)動(dòng)態(tài)》，涉及技術(shù)傳播和傳播的渠道，包括許可，作為其關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)在創(chuàng)新中的作用的系列研究的一部分[7]。國(guó)際商會(huì)還制作了關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)許可的信息手冊(cè)，以及與許可有關(guān)的許多示范合同，包括技術(shù)轉(zhuǎn)讓[8]、商標(biāo)許可[9]和特許經(jīng)營(yíng)[10]。在一份2019年國(guó)際商會(huì)研究[11]中討論了《歐盟指令》（2016/943）和美國(guó)《保護(hù)商業(yè)秘密法案》的規(guī)范效果和局限性。

2.   具體情況

2.1.       著作權(quán)集體管理和許可

背景

著作權(quán)集體管理可以通過以最小的交易成本促進(jìn)受著作權(quán)保護(hù)的作品的高效許可，從而使新的商業(yè)模式能夠在平臺(tái)上使用和分發(fā)受著作權(quán)保護(hù)的作品，從而使權(quán)利人、用戶和消費(fèi)者受益。在合適的情況下，如果集體管理著作權(quán)在提供透明度、允許在市場(chǎng)上自由協(xié)商定價(jià)、且允許權(quán)利人控制何時(shí)以及如何集體許可其權(quán)利的框架內(nèi)進(jìn)行，集體地對(duì)受著作權(quán)保護(hù)的作品進(jìn)行許可對(duì)權(quán)利人和使用者都是有利的。

著作權(quán)的國(guó)家特性要求跨國(guó)企業(yè)獲得每個(gè)相關(guān)領(lǐng)土內(nèi)的許可。在適宜情況下，集體管理可以在每個(gè)領(lǐng)土內(nèi)促成這種許可，通過互惠協(xié)議而合作的集體管理組織可進(jìn)一步促進(jìn)國(guó)際許可。

現(xiàn)狀

新媒體和技術(shù)不斷為權(quán)利人創(chuàng)造新穎而創(chuàng)新的方式來傳播和利用其作品，特別是通過在線和移動(dòng)服務(wù)，從而創(chuàng)造新的許可機(jī)會(huì)。權(quán)利人和用戶尋求高效和全面的適用于不同用途的許可，從而保證能夠無縫地和以適當(dāng)?shù)膬r(jià)格向消費(fèi)者提供受著作權(quán)保護(hù)的作品，保障權(quán)利人、用戶和消費(fèi)者的利益。

集體管理組織在這種新的商業(yè)模式下進(jìn)行許可，并在國(guó)際上進(jìn)行合作，協(xié)調(diào)數(shù)據(jù)庫(kù)，并制定相互協(xié)調(diào)的協(xié)議，以促進(jìn)受著作權(quán)保護(hù)的作品的跨國(guó)許可。

各國(guó)政府也在尋求促進(jìn)集體管理組織的跨國(guó)許可和透明度，同時(shí)承認(rèn)著作權(quán)的領(lǐng)土性質(zhì)和權(quán)利人的特權(quán)，以確定何時(shí)適合直接或集體利用專有權(quán)。例如，2014年4月生效的《歐盟集體權(quán)利管理指令》（CRM）保證權(quán)利人控制對(duì)其權(quán)利的管理，并制定歐盟范圍的標(biāo)準(zhǔn)，以確保通過集體管理組織實(shí)現(xiàn)對(duì)著作權(quán)和相關(guān)權(quán)的管理正常運(yùn)行。它規(guī)定，集體權(quán)利必須基于交易中使用權(quán)利的經(jīng)濟(jì)價(jià)值進(jìn)行許可，以買賣雙方愿意為依據(jù)。它要求用戶準(zhǔn)確和及時(shí)地提供使用報(bào)告。最后，還制定了在線使用音樂作品作者權(quán)利的多領(lǐng)土許可規(guī)則。

雖然《歐盟集體權(quán)利管理指令》仍然是領(lǐng)先的國(guó)際先例，但必須要考慮英國(guó)脫歐的影響，從2021年1月1日起，歐洲經(jīng)濟(jì)區(qū)集體管理組織（CMO）不需要根據(jù)《歐盟指令》代表英國(guó)權(quán)利人或代表英國(guó)集體管理組織進(jìn)行音樂權(quán)利的在線許可。

未來展望

通過不斷發(fā)展的技術(shù)實(shí)現(xiàn)的創(chuàng)新的在線和移動(dòng)商業(yè)模式將繼續(xù)促進(jìn)著作權(quán)許可的新機(jī)會(huì)，在適當(dāng)?shù)那闆r下，可以在集體許可的基礎(chǔ)上最有效地完成。這種商業(yè)模式多具有國(guó)際性，將盡可能的持續(xù)增加集體管理組織和多領(lǐng)土許可之間跨國(guó)合作的重要性。應(yīng)確保對(duì)法律框架進(jìn)行適當(dāng)監(jiān)督，尤其是對(duì)在線用戶（UGC）或人工智能創(chuàng)作的受版權(quán)保護(hù)的作品的監(jiān)督。

2.2.       專利和標(biāo)準(zhǔn)

背景

通過在正式或非正式的標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織（SDO）制定的技術(shù)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)有助于實(shí)現(xiàn)技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)的互操作性。目前使用的一些最普遍的標(biāo)準(zhǔn)在電信領(lǐng)域，包括通用移動(dòng)通信系統(tǒng)（3G）、長(zhǎng)期演進(jìn)（4G）、5G和Wi-Fi標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)和消費(fèi)者在日?；顒?dòng)中都依賴這些標(biāo)準(zhǔn)。

為了將最具創(chuàng)新性和高效率的技術(shù)納入正在開發(fā)的標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織成員被鼓勵(lì)將最好的技術(shù)提供給標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織供其考慮納入標(biāo)準(zhǔn)。人們普遍認(rèn)識(shí)到，為達(dá)到預(yù)期的目的，標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)者必須能夠獲得其對(duì)研發(fā)投資的回報(bào)，至少足以維持對(duì)投資的激勵(lì)，其中包括失敗的項(xiàng)目。這通常是通過許可使用標(biāo)準(zhǔn)貢獻(xiàn)者所涉及的專利技術(shù)來實(shí)現(xiàn)的。然而，這種許可也必須要同以（公平）合理和非歧視性（（F）RAND）為基礎(chǔ)的知識(shí)產(chǎn)權(quán)條款的廣泛實(shí)施的需要相一致。因此，標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織一般會(huì)制定旨在平衡其所有成員、專利所有人、設(shè)備制造商和服務(wù)提供商以及實(shí)施者的利益的知識(shí)產(chǎn)權(quán)政策。

在保持創(chuàng)新激勵(lì)的同時(shí)，為了確保標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)的廣泛使用，通常采取了幾種方法。例如，大多數(shù)標(biāo)準(zhǔn)機(jī)構(gòu)都會(huì)披露潛在必要專利[12]的存在，并要求專利持有人聲明他們?cè)敢庠诨冢ǎ‵）RAND）條款下進(jìn)行許可。專利持有人和潛在的被許可人隨后可以自由地談判詳細(xì)的許可條款，以滿足雙方的具體需求。

現(xiàn)狀

世界各地的各種政府和競(jìng)爭(zhēng)機(jī)構(gòu)，包括美國(guó)、印度、日本和韓國(guó)在內(nèi)，己經(jīng)或正在對(duì)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織的活動(dòng)和標(biāo)準(zhǔn)必要專利（SEP）的許可給予一些指導(dǎo)。

在歐洲，歐盟委員會(huì)（EC）在其《2011年度橫向合作協(xié)議指南》中為標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織提供了有關(guān)其活動(dòng)是否可能符合歐盟競(jìng)爭(zhēng)規(guī)則[13]，提供避風(fēng)港原則的指導(dǎo)。歐盟委員會(huì)也采用了競(jìng)爭(zhēng)法來解決與標(biāo)準(zhǔn)制定背景下行使知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)的問題，特別是2014年針對(duì)三星和摩托羅拉公司為涉嫌侵犯其標(biāo)準(zhǔn)必要專利而要求禁令救濟(jì)所作出的判決。

歐盟法院（CJEU）在“華為訴中興”案[14]中，考慮了標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人在什么情況下尋求對(duì)侵權(quán)人的禁令可能構(gòu)成一種濫用。在這份判決中，法院為進(jìn)入司法程序前的談判提出了一個(gè)避風(fēng)港框架。其確定了標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人和被控侵權(quán)人（潛在被許可人）均應(yīng)遵循的某些步驟。法院明確指出，如果被控侵權(quán)人不遵循判決所規(guī)定的步驟，并且標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人按照（F）RAND條款遵循提供許可的所有步驟，專利持有人不會(huì)因?qū)で蠼畋灰暈檫`反歐盟競(jìng)爭(zhēng)法。最近，在2020年5月，德國(guó)最高法院遵循歐盟法院的判決[15]，對(duì)雙方就標(biāo)準(zhǔn)必要專利許可談判時(shí)的行為給出了更加明確的規(guī)定。

在歐盟法院作出判決后，歐盟委員會(huì)于2017年11月發(fā)布了一份通訊[16]，指出該案為利益相關(guān)者提供了有益的補(bǔ)充指導(dǎo)。該歐盟委員會(huì)通訊中還為了給標(biāo)準(zhǔn)必要專利提供平衡、平穩(wěn)且可預(yù)測(cè)的框架而制定了原則，目的是激勵(lì)技術(shù)的開發(fā)和將這些技術(shù)納入標(biāo)準(zhǔn)之中，并確保標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)的廣泛傳播。為此，其主張以下三個(gè)重要方面：（i）更加透明的標(biāo)準(zhǔn)必要專利環(huán)境；（ii）共同許可原則；及（iii）更加平衡且可預(yù)測(cè)的實(shí)施環(huán)境。根據(jù)該通訊，歐盟委員會(huì)成立了專家組來認(rèn)真考慮這些方面。

在歐盟以外，許多法院判決一直在處理例如禁令和許可標(biāo)準(zhǔn)必要專利的（F）RAND條款等問題。美國(guó)、中國(guó)、印度和日本的法院判決確定了對(duì)于特定標(biāo)準(zhǔn)必要專利應(yīng)該由什么構(gòu)成（F）RAND費(fèi)率。在中國(guó)，由于訴訟數(shù)量的增加，北京市高級(jí)人民法院于2017年和廣東省高級(jí)人民法院于2018年分別頒布了指南，以幫助法院決定是否對(duì)涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案件給予禁令救濟(jì)。這些指南還明確了確定FRAND許可費(fèi)時(shí)應(yīng)考慮的因素。2018年，日本專利局也發(fā)布了一份指南以促進(jìn)權(quán)利持有人和標(biāo)準(zhǔn)的使用者之間的標(biāo)準(zhǔn)必要專利談判[17]。在巴西，前兩起涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的案件（Vringo訴中興和愛立信訴TCL）已頒布臨時(shí)禁令，但問題尚未解決。

2019年，美國(guó)專利商標(biāo)局（USPTO）、美國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)研究院（NIST）和美國(guó)司法部反托拉斯局（DOJ）聯(lián)合發(fā)布了一份政策聲明，涉及自愿受（F）RAND承諾約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利侵權(quán)的救濟(jì)[18]，并在聲明中指出：“對(duì)于受F/RAND承諾約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的侵犯行為，應(yīng)提供國(guó)家法律規(guī)定的所有救濟(jì)措施，包括禁令救濟(jì)和適當(dāng)賠償”。該聲明旨在澄清美國(guó)專利商標(biāo)局和美國(guó)司法部此前聯(lián)合發(fā)布的聲明。

除了對(duì)標(biāo)準(zhǔn)必要專利提供禁令救濟(jì)外，業(yè)界參與者己經(jīng)討論了多年有關(guān)某些標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織的專利政策的各種問題，包括透明度、專利披露義務(wù)以及這些專利政策下的（F）RAND原則的定義。關(guān)于禁令救濟(jì)，這些問題具有很大的爭(zhēng)議性，直接影響到專利持有人和符合標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品和服務(wù)的用戶的商業(yè)地位。

近年來，不能通過各方談判達(dá)成協(xié)議時(shí)，己經(jīng)采用仲裁，包括在國(guó)際商會(huì)的國(guó)際仲裁法庭，來裁定（F）RAND條款。這樣的仲裁可以避免在世界各地采取昂貴和冗長(zhǎng)的法院訴訟，解決標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人與標(biāo)準(zhǔn)的用戶之間無法就適用（F）RAND條款達(dá)成一致時(shí)產(chǎn)生的許可糾紛。由于標(biāo)準(zhǔn)必要專利持有人通常擁有大量此類專利，仲裁的優(yōu)勢(shì)在于其允許確定與全球?qū)＠M合相關(guān)的決定。

未來展望

2016年4月，歐盟委員會(huì)發(fā)布了關(guān)于數(shù)字單一市場(chǎng)的信息通信技術(shù)（ICT）標(biāo)準(zhǔn)化優(yōu)先性的通知。該文件強(qiáng)調(diào)了標(biāo)準(zhǔn)化對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和數(shù)字單一市場(chǎng)的未來發(fā)展的重要性，并指出“電子衛(wèi)生、智能能源、智能交通系統(tǒng)以及包括火車在內(nèi)的連接、自動(dòng)化車輛、先進(jìn)的制造業(yè)、智能家居和城市以及智能農(nóng)業(yè)等等領(lǐng)域?qū)⒋蟠笫芤嬗谔岢龅臉?biāo)準(zhǔn)優(yōu)先化”[19]。歐盟委員會(huì)還于2017年發(fā)布了一份關(guān)于標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方法的通訊。該通訊概述了多項(xiàng)舉措。其中一項(xiàng)舉措是一個(gè)試點(diǎn)項(xiàng)目，“目的是促進(jìn)引入適當(dāng)?shù)模▽?shí)質(zhì)性）審查機(jī)制”。此后，該項(xiàng)目已結(jié)束，其結(jié)果會(huì)在2020年9月公布。為了監(jiān)督許可實(shí)踐，歐盟委員會(huì)還于2018年成立了標(biāo)準(zhǔn)必要專利專家組，并進(jìn)行了“開源”和標(biāo)準(zhǔn)之間關(guān)系的研究。該研究于2019年11月公布，提出了各種建議[20]。除了這些舉措，歐盟委員會(huì)正在審查歐盟競(jìng)爭(zhēng)法《橫向合作協(xié)議》指南，該指南將于2022年修訂。目前的指南涵蓋“標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)議”，其包括對(duì)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織管理和相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利可用性的指導(dǎo)，以確保公平獲得標(biāo)準(zhǔn)的使用。在此期間，該指南會(huì)經(jīng)歷一個(gè)評(píng)估階段，以確定是否需要進(jìn)行修改，然后再進(jìn)入循證影響評(píng)價(jià)階段。

在歐盟以外，如果標(biāo)準(zhǔn)的使用者不接受由法院認(rèn)定為（F）RAND的全球組合許可，則英國(guó)最高法院有望作出決定，即英國(guó)法院是否可以基于英國(guó)專利頒布英國(guó)范圍內(nèi)的禁令。此外，由于5G和其他標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)技術(shù)對(duì)國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的地緣政治重要性，多國(guó)的監(jiān)管機(jī)構(gòu)，例如美國(guó)司法部和日本專利局等，正在雙邊地和通過專利池監(jiān)測(cè)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)組織的管理和/或?qū)＠S可等。

三、知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)估值與貨幣化

背景

知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利被廣泛認(rèn)為是有價(jià)值的資產(chǎn)，經(jīng)常在業(yè)務(wù)戰(zhàn)略和整體企業(yè)價(jià)值中發(fā)揮重要作用。企業(yè)出于多種目的評(píng)估其知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的價(jià)值，比如獲得融資，從而做出明智的投資和營(yíng)銷決策，企業(yè)通過多種方式實(shí)施知識(shí)產(chǎn)權(quán)，包括許可、銷售，以證券等形式交易，并履行公司報(bào)告要求和稅收評(píng)估。

涉及知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利的交易已經(jīng)越來越普遍。這也反映出知識(shí)產(chǎn)權(quán)在公司和整個(gè)市場(chǎng)的整體估值中越來越重要。根據(jù)相關(guān)研究，1975年，無形資產(chǎn)（其中相當(dāng)一部分由知識(shí)產(chǎn)權(quán)構(gòu)成）僅占標(biāo)準(zhǔn)普爾500強(qiáng)公司市值的17%左右，而到了2015年，這一數(shù)字已經(jīng)增長(zhǎng)到87%[21]。根據(jù)歐洲專利局（EPO）和歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局（EUIPO）進(jìn)行的2019年分析，密集使用知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利（IPR）的行業(yè)在歐盟創(chuàng)造了約45%的GDP（6.6萬億歐元）[22]。

現(xiàn)狀

除了雙邊協(xié)議背景下的行業(yè)實(shí)踐和談判外，還采用不同的方法來評(píng)估知識(shí)產(chǎn)權(quán)。這些方法包括許可費(fèi)減免、現(xiàn)金流貼現(xiàn)、歷史成本或替代成本或復(fù)制成本、實(shí)物期權(quán)和蒙特卡羅分析。專業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估專業(yè)人士，特別是涉及品牌和專利的專業(yè)人士，使用多種評(píng)估方法。在某些行業(yè)，如在娛樂和媒體行業(yè)，估值可能是基于通常決定或與資產(chǎn)生產(chǎn)緊密關(guān)聯(lián)的許可協(xié)議。新的國(guó)際會(huì)計(jì)準(zhǔn)則可能使得品牌在更多國(guó)家的資產(chǎn)負(fù)債表中得到承認(rèn)，從而導(dǎo)致知識(shí)產(chǎn)權(quán)的其他財(cái)務(wù)使用。關(guān)于收購(gòu)事項(xiàng)，根據(jù)收購(gòu)價(jià)格和歷史成本可以采用不同的會(huì)計(jì)處理方法，具體取決于根據(jù)適用的地方會(huì)計(jì)政策如何看待商譽(yù)等事項(xiàng)。由于知識(shí)產(chǎn)權(quán)的獨(dú)特性質(zhì)，通常根據(jù)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)和行業(yè)的類型按照個(gè)案的方式選擇最合適的估值方法。有時(shí)采用多種方法的組合以便確定某個(gè)特定知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的公平價(jià)值范圍。因此，需要一種不依賴于單一通用估值方法的方式來確定和量化知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)可能產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)效益，反映投資回報(bào)率（例如風(fēng)險(xiǎn)，資本成本或失敗的項(xiàng)目成本）并最終確定從這些經(jīng)濟(jì)利益中可能產(chǎn)生的價(jià)值。

一個(gè)自愿買家和一個(gè)自愿賣家之間商定的基于市場(chǎng)的估值是在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)下進(jìn)行許可的核心。基于市場(chǎng)估值方法的一般代理存在于一些行業(yè)中，包括在美國(guó)、歐洲和日本提供的客觀評(píng)級(jí)模型、基于企業(yè)價(jià)值的多批知識(shí)產(chǎn)權(quán)拍賣、基于公司知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的股票投資指數(shù)和交易所交易基金（NYSE：OTP和NYSE：OTR）。一系列知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)的金融產(chǎn)品使投資者和公司參與知識(shí)產(chǎn)權(quán)的所有權(quán)。

在評(píng)估知識(shí)產(chǎn)權(quán)時(shí)，考慮估值的范圍和對(duì)象也很重要。評(píng)估單一專利與評(píng)估涵蓋某一技術(shù)的專利組合或某一企業(yè)的整個(gè)專利組合的方法不同。在技術(shù)轉(zhuǎn)讓（特別是早期技術(shù)）的情況下，估值的主要目的是戰(zhàn)略性而不是正式的。如果標(biāo)準(zhǔn)必要專利受到貨幣估值的影響，則在估值模型中將考慮公平、合理和非歧視性（FRAND）條款。評(píng)估技術(shù)訣竅可能特別具有挑戰(zhàn)性。無論估值目的如何，知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)價(jià)值的波動(dòng)性日益增加。

在對(duì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)進(jìn)行盡職調(diào)查研究時(shí)，企業(yè)和金融界需要認(rèn)識(shí)到，如果沒有適當(dāng)?shù)姆煞治?，就無法確定知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)的價(jià)值。這些研究提供了有關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)財(cái)務(wù)價(jià)值的更為可靠的信息，以及有助于確定業(yè)務(wù)方向和策略的信息。引用分析等其他自動(dòng)化技術(shù)最多只能提供知識(shí)產(chǎn)權(quán)價(jià)值的粗略指導(dǎo)，可能會(huì)引起誤導(dǎo)。

與成本相關(guān)的會(huì)計(jì)規(guī)則可能導(dǎo)致內(nèi)部開發(fā)的資產(chǎn)似乎比實(shí)際市場(chǎng)價(jià)值或潛在的投資回報(bào)值低，從而降低了公司的市場(chǎng)價(jià)值。目前的會(huì)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)遵循商業(yè)交易中按價(jià)格記錄業(yè)務(wù)項(xiàng)目的規(guī)則。原則上，這些項(xiàng)目不能被列入資產(chǎn)負(fù)債表，因?yàn)殚_發(fā)無形資產(chǎn)的有形成本可能已經(jīng)入賬，會(huì)存在重復(fù)記賬的風(fēng)險(xiǎn)。世界知識(shí)產(chǎn)權(quán)組織、經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織（OECD）和聯(lián)合國(guó)歐洲經(jīng)濟(jì)委員會(huì)（UNECE）等政府間組織在這個(gè)問題上組織了研討會(huì)并匯編資源。聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)（UNCITRAL）將知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)納入其“擔(dān)保交易立法指南”的范圍[23]。該指南提出了關(guān)于如何在國(guó)際上協(xié)調(diào)國(guó)家法律以限制低成本融資和信貸可用性的法律限制的建議。

一些區(qū)域和國(guó)際舉措己被用于規(guī)范評(píng)估機(jī)制。有一些組織試圖制定評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)，如美國(guó)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則（FASB）、國(guó)際評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)（IVSC）、德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究所（DIN）、國(guó)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則理事會(huì)（IFASB）、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）和經(jīng)合組織。

2013年，歐盟委員會(huì)（EC）出版了《知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估專家組最終報(bào)告》[24]。該報(bào)告呈現(xiàn)了一套規(guī)則，企業(yè)可以采用會(huì)計(jì)方式更好地評(píng)估無形資產(chǎn)，并增加了從知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)中獲得更高價(jià)值和利用融資的機(jī)會(huì)。2015年，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織根據(jù)其與無形資產(chǎn)有關(guān)的《稅基侵蝕和利潤(rùn)轉(zhuǎn)移（BEPS）行動(dòng)計(jì)劃》第8-10號(hào)決議，發(fā)布了關(guān)于轉(zhuǎn)讓定價(jià)的最終報(bào)告[25]。2018年，經(jīng)濟(jì)合作與發(fā)展組織發(fā)布了另外兩項(xiàng)指南：《關(guān)于難以估值的無形資產(chǎn)稅務(wù)管理應(yīng)用指南》[26]和修訂版《利潤(rùn)分割法應(yīng)用指南》[27]。2011年，德國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化研究所（DIN）發(fā)布了77100號(hào)《專利評(píng)估：貨幣專利評(píng)估總則》[28]。中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)也發(fā)布了《資產(chǎn)評(píng)估執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則—無形資產(chǎn)》和其他與資產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估相關(guān)的指南[29]。此外，國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)化組織（ISO）發(fā)布了ISO 10668，對(duì)于品牌貨幣價(jià)值評(píng)估程序至關(guān)重要。最近，ISO 20671于2019年發(fā)布，涉及從市場(chǎng)營(yíng)銷和消費(fèi)者角度進(jìn)行品牌評(píng)估，尤其是對(duì)品牌實(shí)力、品牌表現(xiàn)和財(cái)務(wù)業(yè)績(jī)的衡量。該標(biāo)準(zhǔn)遵循但并不替代ISO 10668，并且是受奧地利標(biāo)準(zhǔn)ONR 16800無形資產(chǎn)品牌評(píng)估方法的啟發(fā)[30]。

未來展望

專利貨幣化繼續(xù)茁壯成長(zhǎng)，正在被歐盟委員會(huì)等機(jī)構(gòu)進(jìn)一步推進(jìn)，其特別與中小企業(yè)沉睡的知識(shí)產(chǎn)權(quán)有關(guān)。另一方面，專利主張實(shí)體（其獲得、許可和實(shí)施專利權(quán)）的活動(dòng)在增加，同時(shí)，專利權(quán)集聚實(shí)體（其獲得專利權(quán)并向其成員許可）的活動(dòng)也在增加。在專利和知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利貨幣化的道路上，越來越多的利益和價(jià)值也在訴訟中得到了體現(xiàn)。在中國(guó)，知識(shí)產(chǎn)權(quán)訴訟從2018年到2019年增加了44.16%[31]。知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利/專利訴訟的增長(zhǎng)趨勢(shì)是貨幣評(píng)估活動(dòng)潛在增長(zhǎng)的標(biāo)志。

越來越多的政府制定了鼓勵(lì)企業(yè)利用知識(shí)產(chǎn)權(quán)的方案，幫助企業(yè)根據(jù)這些資產(chǎn)籌集資金。知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估在這方面對(duì)企業(yè)很重要。經(jīng)營(yíng)公司的貨幣化活動(dòng)正在增加。原因在于，隨著從閑置的知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)獲得價(jià)值的比例的增加，不愿意實(shí)現(xiàn)該價(jià)值的偏見在減少，并且為了交叉許可和反訴主張?jiān)絹碓叫枰@得知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)利以填補(bǔ)專利組合漏洞。專利市場(chǎng)中最近的活動(dòng)表明，特定專利的價(jià)值可能受到各種背景因素的影響，包括基礎(chǔ)技術(shù)的價(jià)值，以及專利給某特定行業(yè)中公司現(xiàn)有專利組合所增加的價(jià)值。

國(guó)際商會(huì)的貢獻(xiàn)

國(guó)際商會(huì)在2019年發(fā)布了《國(guó)際商會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)評(píng)估手冊(cè)》[32]，提供了關(guān)于知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估主要方面的實(shí)用評(píng)述，并用作評(píng)估過程中各當(dāng)事方的常識(shí)知識(shí)庫(kù)。

[1]  做出決定的時(shí)間線。官方截止日期通常是從優(yōu)先權(quán)之日起的30到31個(gè)月之間。

[2]參見https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/。

[3]參見https://iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/intellectual-property/。

[4]  參見creativecommons.org。

[5]  參見B.VIII關(guān)于商業(yè)秘密/保密商業(yè)信息部分。

[6]  參見B.I.關(guān)于專利部分。

[7]見iccwbo.org/global-issues-trends/innovation-ip/innovation/。

[8]  參見iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/technology-transfer/。

[9] 參見iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/trademark-licensing/。

[10]參見iccwbo.org/resources-for-business/model-contracts-clauses/franchising/。

[11]參見https://iccwbo.org/publication/trade-secrets-report/。

[12]一項(xiàng)必要專利通常被認(rèn)為是采用標(biāo)準(zhǔn)后被侵權(quán)的專利。

[13]《歐洲聯(lián)盟運(yùn)作條約》第 101 條適用于橫向合作協(xié)議的指導(dǎo)原則。參見eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A52011XC0114(04)。

[14] 2015年7月16日判決，C-170-13。

[15] 2020年5月5日，德國(guó)聯(lián)邦法院，Sisvel訴海爾案，KZR 36/17。

[16] 歐盟委員會(huì)向歐洲議會(huì)、歐盟理事會(huì)和歐洲經(jīng)濟(jì)社會(huì)委員會(huì)的通訊，其制定了標(biāo)準(zhǔn)必要專利的歐盟方法，參見https://ec.europa.eu/docsroom/documents/26583。

[17] 2018年6月5日，日本專利局，《涉及標(biāo)準(zhǔn)必要專利的許可談判指南》，參見jpo.go.jp/e/support/general/sep_portal/。

[18] 《自愿受（F）RAND承諾約束的標(biāo)準(zhǔn)必要專利的救濟(jì)的政策聲明》，參見https://justice.gov/atr/page/file/1228016/download。

[19] 參見https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-ict-standardisation-priorities-digital-single-market。

[20] 2019年，歐盟聯(lián)合研究中心科學(xué)政策報(bào)告，《開源軟件和標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置之間的關(guān)系》。

[21] 參見Ocean Tomo 300?專利索引（2015年更新），https://oceantomo.com/blog/2015/03-05-ocean-tomo-2015-intangible-asset-market-value/。

[22] 歐洲專利局和歐盟知識(shí)產(chǎn)權(quán)局研究發(fā)現(xiàn)：知識(shí)產(chǎn)權(quán)極大地有利于歐洲經(jīng)濟(jì)，https://epo.org/news-events/news/2019/20190925.html。

[23] 《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貿(mào)易法委員會(huì)擔(dān)保交易立法指南—知識(shí)產(chǎn)權(quán)擔(dān)保權(quán)補(bǔ)編》（2011），https://uncitral.org/pdf/english/texts/security-lg/e/10-57126_Ebook_Suppl_SR_IP.pdf。

[24] 參見《知識(shí)產(chǎn)權(quán)評(píng)估專家組最終報(bào)告（2013）》，https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/Expert_Group_Report_on_Intellectual_Property_Valuation_IP_web_2.pdf。

[25] 參見https://oecd.org/tax/beps/beps-actions.htm。

[26] 參見https://oecd.org/tax/transfer-pricing/guidance-for-tax-administrations-on-the-application-of-the-approach-to-hard-to-value-intangibles-BEPS-action-8.pdf。

[27] 參見https://oecd.org/tax/transfer-pricing/revised-guidance-on-the-application-of-the-transactional-profit-split-method-beps-action-10.htm。

[28] 參見《專利評(píng)估：貨幣專利評(píng)估總則》(2011)，https://www.beuth.de/。

[29] 中國(guó)資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)（2019），網(wǎng)址為http://www.cas.org.cn/pgbz/pgzc/index.htm。

[30] 參見https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso:20671:ed-1:v1:en。

[31] 中華人民共和國(guó)最高人民法院（2020）中國(guó)法院知識(shí)產(chǎn)權(quán)司法保護(hù)狀況（2019），網(wǎng)址為https://www.chinacourt.org/article/detail/2020/04/id/5049570.shtml（2020年6月10日訪問）。

[32]  參見https://iccwbo.org/publication/icc-handbook-valuation-intellectual-property-assets/。